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Marques de commerce : modifications importantes apportées au droit et à la pratique au Canada

Auteur : Benoit Archambault

Plus tôt cette année, le gouvernement canadien a franchi une première étape en vue de la ratification et la mise en œuvre de cinq traités internationaux en matière de propriété intellectuelle, visant à harmoniser les pratiques canadiennes sur celles qui ont cours dans la plupart des autres pays du monde. Ces traités comprennent notamment :

  • le Protocole de Madrid, facilitant l’enregistrement de marques de commerce dans plusieurs pays au moyen d’une seule demande internationale;
  • le Traité de Singapour, uniformisant les procédures administratives d’un pays à l’autre;
  • l’Arrangement de Nice, établissant un système de classification des produits et services pour les demandes d’enregistrement de marques de commerce;
  • l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels;
  • le Traité sur le droit des brevets.

Modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce

Par ailleurs, le gouvernement a aussi récemment adopté la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (Bill C-31), (le « projet de loi C-31 »), qui introduit les plus importantes modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce depuis 1953.

Ces modifications visent notamment à rapprocher le régime canadien de la législation et de la réglementation internationales, et auront en même temps des effets significatifs sur d’autres aspects de la pratique, incluant notamment les aspects suivants :

Définition élargie de « marque de commerce »

La définition de « marque de commerce » inclue désormais tous « signe ou [la] combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes ».

Ce « signe » peut comprendre non seulement des lettres, des chiffres, des couleurs, des éléments figuratifs et déformés tridimensionnelles, mais également des marques non traditionnelles comme des hologrammes, des images en mouvement, des façons d’emballer les produits, des sons, des odeurs, des goûts et des textures, ainsi que la position d’un tel signe sur des objets.

Recours à la classification de Nice

Les produits et services visés par une nouvelle demande de marque de commerce, ou le renouvellement d’une marque de commerce existante, devront dorénavant inclure une description suivant la classification de Nice. L’adoption de cette classification risque d’avoir un effet sur les coûts de dépôt et de maintien d’une marque de commerce au Canada puisque le gouvernement canadien suivra sans doute l’exemple d’autres pays, en imposant des frais de dépôt et de renouvellement distincts pour chaque classe de produits ou services visés.

Élimination de l’obligation de soumettre les bases de production d’une demande d’enregistrement ou de déposer une déclaration relative à l’emploi

Le demandeur n’aura dorénavant plus besoin d’indiquer les bases sur lesquelles repose la production d’une demande d’enregistrement, ou de donner une date précise de premier emploi de sa marque de commerce au Canada (ou ailleurs), ni de produire une déclaration subséquente attestant de l’emploi de sa marque de commerce au Canada, avant l’enregistrement.

Cette modification a soulevé une forte controverse parmi les intervenants en marques de commerce au Canada, qui appréhendent l’arrivée au pays de « chasseurs de marques » (trademark trolls), attirés par la possibilité d’enregistrer des marques de commerce sans avoir à en démontrer préalablement l’emploi au Canada ou ailleurs. Bien que l’emploi d’une marque de commerce au Canada demeure le principe fondamental de reconnaissance de droits, on pourra sans doute s’attendre à ce que ces nouvelles modifications créent une certaine incertitude, du moins initialement, et à ce que cette incertitude ait à son tour un effet sur les procédures d’opposition et les litiges.

Autres modifications

D’autres modifications importantes permettent de diviser une demande de marque de commerce au Canada, et de réduire la période de protection applicable à l’enregistrement en la faisant passer de 15 à 10 ans. D’autres encore visent notamment la correction d’erreurs et l’allègement des formalités et exigences relatives aux demandes ou à l’enregistrement de cessions.

Conclusion

Bien que le projet de loi C-31 soit maintenant adopté, il faudra attendre encore un certain temps pour que les modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce entrent en vigueur. Dans les mois à venir, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada s’engagera dans un processus de consultations relativement aux modifications à apporter à la réglementation actuelle sur les marques de commerce. Il publiera aussi sans doute des énoncés de pratique sur la mise en œuvre des nouvelles exigences prévues par le Protocole de Madrid et l’Arrangement de Nice. Nous suivrons de près l’évolution de ces consultations.

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